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路浩护航 | 欧洲专利申请的主动修改

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主动修改,是指申请人出于自身意愿提出的修改,而非应审查部门要求作出。在欧洲专利审查程序中,主动修改的时机和范围均有明确规则,运用得当与否,关系授权前景与申请成本。本文依据《欧洲专利公约》(下称公约)及其实施细则(下称细则),参考欧洲专利局《审查指南》,对主动修改的时机、范围界限和实务要点作出说明。

中国申请人通常通过巴黎公约途径直接提交欧洲专利申请,或者以国家知识产权局作为国际检索单位,经PCT途径进入欧洲阶段。本文主要讨论这两类常见情形。

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一、主动修改的时间节点

1.收到欧洲检索报告前:对于巴黎公约途径直接提交的欧洲专利申请,原则上不得修改。对于PCT途径,如已在国际阶段依《专利合作条约》第19条或第34条修改的,进入欧洲阶段时声明维持即可,也可在进入时直接修改。后续还可利用Rule 161/162通知规定的6个月期限进一步修改。

2.收到欧洲检索报告后:答复欧洲检索意见时,可主动修改说明书、权利要求书和附图。

3.进入实质审查后:上述主动修改期限届满后,进一步修改通常需要审查部门同意。欧洲专利局审查部门会自由裁量是否受理,限缩性修改、明显澄清缺陷的修改通常被受理;重新引入已删除主题、超出已检索范围或临近口头审理提出的修改,通常不被受理。

4.收到授权意向通知书后:Rule 71(3)授权意向通知书发出后4个月内,申请人可在缴费、提交译文的同时,依据细则第71条第6款提交合理的修改或更正;欧洲专利局同意即重新发出授权通知,不同意则恢复审查。

*注:各阶段提交修改均须指明修改之处及其原始依据(细则第137条第4款),欧洲专利局要求补充说明而申请人未按期答复的,整个申请可能被视为撤回。


二、主动修改的范围界限

核心是公约第123条,审查内容包括修改能否被纳入程序(可受理)与内容是否符合实体要求(可接受):

1.不得超出申请文件原始记载的范围(公约第123条第2款),与我国专利法第三十三条一致。欧洲专利局审查极为严格:修改后的内容应当能够从原始申请文件直接地、毫无疑义地确定,概括或替换特征极易被判超范围。

2.答复检索报告阶段的主动修改,可在不超出原始申请文件记载的情况下扩大保护范围,欧洲专利局必须受理,但是否接受还需进一步审查;专利授权后,不得再扩大保护范围(公约第123条第3款)。

3.修改后的权利要求还应当清楚(公约第84条),且不能指向未被检索、又不与原发明构成单一的总的发明构思的主题(细则第137条第5款)。

三、来自实务的几点建议

1.把握前置修改机会:答复检索意见阶段的主动修改,无须审查部门同意即可提出,且可扩大保护范围;此后的修改受自由裁量限制,越晚越难,重要修改应尽量前置。PCT途径还应善用进入欧洲阶段时的修改窗口;进入前删减权利要求项数,还可避免权利要求超项费。

2.注重提交修改的完整性:提交修改后的替换页和修改对照页,说明修改性质(替换原文、源于PCT第19/34条或仅为费减),逐条标注修改依据,避免补正程序。

3.撰写时预留修改空间:修改时尽量逐字引用申请文件原文,重新概括改写容易被认定为修改超范围,因此撰写时即应为后续修改预留余地;说明书和权利要求应当层次分明,对重要技术特征分别记载其单独使用和组合使用的方式,并设置多层次的从属权利要求作为退守位置。

本所提供欧洲专利申请与保护服务,助您在欧洲市场稳步发展。


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