您当前的位置:首页 > 路浩资讯 > 路浩视点
被要求本国优先权的在先专利申请处置探讨

静1.jpg

被要求本国优先权的

在先专利申请处置探讨


被要求优先权的中国在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:

(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的,但要求过外国优先权或者本国优先权而未享有优先权的除外;

(2)已经被授予专利权的;

(3)属于按照专利法实施细则第四十二条规定提出的分案申请。

应当注意,当申请人要求本国优先权时,作为本国优先权基础的中国首次申请,自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。

《中华人民共和国专利法实施细则》第三十二条第二款也对要求本国优先权的情形进行了上述相应的规定,并规定,申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。



基于审查指南的上述规定,通常我们会认为“被要求本国优先权的在先专利申请”自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。然而,笔者在检索中发现了一例“被要求本国优先权的在先专利申请”与“在后申请”先后获得授权的情况,这说明“被要求本国优先权的在先专利申请”并没有因在后申请提出后被视撤,还因为符合我国专利法相关规定,被授予了专利权。案情如下:

在后专利申请(为方便引述,在后专利申请简称B)是一个通过PCT途径进入中国国家阶段的国际申请,其公开文本部分信息如下,其中第(66)项本国优先权数据,显示该在后专利申请要求本国优先权,其优先权数据见截图中红色方框内信息。

1.jpg


根据申请号,笔者找到了在先申请(为方便引述,在先专利申请简称A),其授权文本如下:

2.png


这是一种比较特殊的情况,笔者梳理一下案情:一家中国企业于2018年4月23日先在中国提出了一件中国发明专利申请(A),又在12个月内(2019年2月20日),提出了一件相同主题的PCT申请,要求A的优先权,这个PCT申请又回过头来,进入中国国家阶段,成为在后申请B。

被要求优先权的在先申请A于2021年4月16日获得授权,进入中国国家阶段的在后申请B于2023年1月6日获得授权。


3.png

4.png


该案例给我们提供这样一个视点,即通过PCT途径进入中国、并要求中国在先申请优先权的在后申请,自其提出申请之日起,被要求本国优先权的在先申请不会被视为撤回,会被作为一件正常的中国国内申请被继续审查,直至结案。

《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.6第三款的规定进一步为上述情形给出了解答,其是这样规定的:

在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二) 和(三) 项所列情形之一的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理。

基于上述规定,我们获得3个知识点和1个启示。

第一个知识点:本文中A案和B案的情况,当B 案通过PCT途径进入中国后,实审审查员在审查B案时,发现B要求A的优先权,而且A是一个中国的在先申请,审查员首先确定此种情形属于要求本国优先权;审查员接着会判断这个在先申请A是否属于R32.2规定的3种情形,即(一)已经要求外国优先权或本国优先权的;(二)已经被授予专利权的;(三)属于按照规定提出的分案申请的。由于B案提出PCT申请时,A案并没有获得授权,故A不属于第(二)种的情形,经过核查,A也不属于第(一)、(三)种情形。因此B要求A的优先权是成立的,审查员也不对在先申请A做视为撤回的处理。

假如在本文的案例中,B案在提出国际申请时,A案已获得授权,则审查员在审查B案时,会发出视为未要求优先权通知书。

第二个知识点:在《专利审查指南》的上述规定里,“由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理”。

这说明通过PCT途径进入中国国家阶段的申请,由于国际申请的特殊程序,审查员不会直接判断其中国优先权视为撤回,即本文案例中被要求优先权的在先申请A不会被视为撤回。并且,其优先权专利申请经过审查,符合专利法规定的授权条件,也是会被授予专利权的。

第三个知识点:在《专利审查指南》的上述规定里,“对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理”。

此处规定的“审查员”是指对进入国家阶段的国际申请进行初步审查的审查员,并非实质审查的审查员。当本文案例中的A案在B案提出国际申请之后获得了授权,B案进入中国国家阶段,B案的初审审查员不处理B案有可能造成与A案重复授权的问题,留待后续实质审查程序处理。


由此我们获得的一个启示是:仍然要注意避免重复授权的问题。

在PCT进入中国国家阶段时,要注意专利法第九条的规定,同样的发明创造只能授予一项专利权,这意味着两件或两件以上申请(或专利)中不能存在保护范围相同的权利要求。在先申请和在后申请的权利要求完全一致,审查员会用专利法第九条提出反驳意见,如果二者权利要求不一样,比如加了一两个特征进去,保护范围发生了变化,就成为不同的发明,就不会违反专利法第九条的规定。

当作为优先权的在先申请不视撤,能够和在后申请各自被审查,本身就是一种宽泛权利的享有。申请人和代理师应当珍惜这个机会,在后申请要注意更多地扩展、更全面的布局和更合理的保护梯度的设置,为后期修改权利要求内容做好准备,形成与在先申请保护范围的不同,为申请人争取更多更宽的权利。






北京路浩知识产权集团有限公司

电话:010-62196988

网址:www.cnkip.com

·

静态.png


分享到微博

×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮