作者：苗晓静 发表在《专利代理》杂志
摘要：在审查意见答复过程中，代理人常常会遇到审查员采用一篇或两篇对比文件外加公知常识的评述方式，以“容易想到”这一理由否定专利申请的创造性。对于这种情况，代理人在答复时往往束手无策，不知如何进行争辩。本文通过对“创造性”经典三步法审查标准的分析，并结合对一些具体案例的梳理，试图找到一些关于“公知常识”的答复思路。
关键字：审查意见答复 创造性 公知常识
一、创造性的定义
《专利审查指南》及《专利法》中规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
二、创造性的审查标准
根据《专利审查指南》关于“创造性”的定义可知，在判断一件发明申请是否具备创造性时，应判断两方面内容，分别为：①判断该发明申请是否具有突出的实质性特点；②判断该发明申请是否具有显著的进步。
一般情况下，在判断一件发明申请是否具备创造性时，应先判断该发明申请是否满足条件①，只有在该发明申请满足条件①的前提下，才会继续判断该发明申请是否满足条件②，而且通常条件②相对容易判断，因此，在判断一件发明申请是否具备创造性时，关键点就落在了判断该发明申请是否满足条件①。
根据《专利审查指南》中的规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。而判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，根据《专利审查指南》中的记载，就是采用经典的“三步法”进行显而易见性判断，其最后落脚点就是要判断现有技术整体上是否存在技术启示。
也即，上面创造性的判断过程可以总结成以下思路：
判断是否具备创造性→判断是否具有突出的实质性特点→判断相对于现有技术是否显而易见→判断现有技术整体上是否存在技术启示。
可见，在判断一件发明申请是否具备创造性时，落脚点就是要判断现有技术整体上是否存在技术启示。
根据《专利审查指南》中的记载，现有技术整体上存在技术启示共有以下三种情况：
I 区别技术特征为公知常识；
II 区别技术特征被对比文件1（简称D1）中的其他相关方案公开；这里的“公开”是指，特征相同且特征在各自文件中所起的作用也相同；
III 区别技术特征被其他对比文件（如对比文件2，简称D2）公开；这里的“公开”是指，特征相同且特征在各自文件中所起的作用也相同；
因此，审查员在认定现有技术整体上存在技术启示时，只要采用上面三种理由的任意一种即可。
通过对平时遇到的审查意见的分析发现，当审查员找不到满足上面理由II或理由III的证据时，通常都会采用上面理由I给出现有技术整体上存在技术启示的结论。而上述理由I恰恰是导致创造性评述结论容易存在“主观性”的罪魁祸首。这是因为：由于对“公知常识”的认定往往不可避免地存在主观因素，进而使得创造性的评述不可避免地也容易引入审查员的主观思维。
目前，对“公知常识”较为统一的认识是其包括两部分内容，一部分是字面记载的内容，如教科书上记载的内容，另一部分是本领域的技术人员经常或惯用采用的技术手段，也即本领域的常规技术手段（有时也称惯用技术手段）。所以目前的一些审查意见中，一部分是采用“公知常识”进行评述的，一部分是采用“公知常识”的下位概念“本领域的常规技术手段”进行评述的。而由于审查员使用“本领域的常规技术手段”这一理由在理论上不担负举证的责任，因此，“公知常识”的下位概念“本领域的常规技术手段”常常被使用。
此外，关于创造性的评述容易存在主观性的另一个原因，还在于，创造性的评述理论上应该是以申请日之前的视角进行审视，但是在实际审查操作中由于无法做到这一点（一般都是在发明公开之后也即得知发明内容之后进行创造性评述），因此，不可避免地容易对创造性的估计偏低，进而犯“事后诸葛亮”的错误。
三、“公知常识”出现的几种常见场景
通过对审查员以上述情况I“区别技术特征为公知常识”为理由否定专利申请创造性的情形进行总结分析后发现，大致存在以下两种典型场景。
（一）区别技术特征相对于对比文件已经公开的特征属于替代方案，故区别技术特征为本领域技术人员容易想到的方案，因此区别技术特征属于本领域常规技术手段。
（二）区别技术特征为本领域技术人员的常规技术选择，在对比文件公开的内容的前提下，所述区别技术特征为本领域技术人员经过合理的推理、判断和实验能够得到的方案。
四、关于被认定为“公知常识”的答辩思路
下面结合两个具体的案例对上面两种典型场景的答辩思路进行说明。
【案例1】：
一种平面靶材的磁场结构，其特征在于，包括：第一级磁铁阵列和第二级磁铁阵列，且第一级磁铁阵列和第二级磁铁阵列相互垂直，第一级磁铁阵列通电，第二级磁铁阵列断电，形成平行于靶材的一级刻蚀跑道；第二级磁铁阵列通电，第一级磁铁阵列断电，形成垂直于一级刻蚀跑道的二级刻蚀跑道。
D1公开了 一种可升降的移动式磁铁组，包括：磁性装置、平移装置和升降装置；借助该平移装置及升降装置，使该磁性装置可水平与直立地移动，进而调整该磁性装置的磁场覆盖该靶材的区域，使该靶材可更均匀地被溅射，以达到延长靶材使用寿命的目的。
本申请和D1的区别技术特征为：本申请采用的是相互垂直的第一级磁铁阵列和第二级磁铁阵列，第一级磁铁阵列通电，第二级磁铁阵列断电，形成平行于靶材的一级刻蚀跑道；第二级磁铁阵列通电，第一级磁铁阵列断电，形成垂直于一级刻蚀跑道的二级刻蚀跑道。
审查意见中认为：尽管D1是通过一组磁性装置既可水平移动又可直立移动实现提高靶材刻蚀均匀性和提高靶材利用率的，但是对于本领域技术人员而言，采用两组相互垂直的磁性装置，使其中一组通电形成一级刻蚀跑道，再使另一组通电形成垂直于一级刻蚀跑道的二级刻蚀跑道也是通过磁性装置的移动以调整磁场覆盖靶材的区域以使得靶材更均匀地被建设以达到延长靶材使用寿命的目的，且该方案实质上是利用相互垂直的两组磁铁矩阵在相互垂直的两个方向上的移动实现的，因此利用该方案代替使可在水平和竖直方向均可移动的一组磁性装置以达到提高靶材刻蚀均匀性和提高靶材利用率的技术问题是本领域技术人员容易想到的，其技术效果也是可以预期的。
通过对审查意见进行分析可知：该审查意见属于上面两种情形中的第（一）种情形，也即审查意见认为本申请和D1的区别技术特征相对于对比文件已经公开的特征来说，属于替代方案，故上述区别技术特征为本领域技术人员容易想到的方案，因此上述区别技术特征属于本领域常规技术手段。
笔者认为：对于区别技术特征属于解决相同问题的替代方案的审查意见答复，可以从两个方案解决技术问题的技术原理（也即方案出发点）是否相同进行考虑。举个简单的例子，假设目前需要解决的技术问题是如何提高跑步速度，方案1是增加肌肉力量；方案2是提高步频。对于方案1和方案2来说，虽然两者都是解决如何提高跑步速度的问题，但是两个方案的出发点却不同，由于通过肌肉力量的方式是通过改变身体内在素质的方式，而通过提高步频属于使用技巧或策略的方式，因此两个方案解决技术问题的技术原理也即两个方案的出发点不同。
再举个反面的例子，假设目前需要解决的技术问题同样是如何提高跑步速度，方案3是穿上舒服的跑步鞋；方案4是穿上透气的短裤。对于方案3和方案4来说，虽然两者都是解决如何提高跑步速度的问题，但是两个方案解决技术问题的技术原理却比较相似，由于穿上舒服的跑步鞋和穿上透气的短裤都属于通过改变运动装备的手段使得跑步速度得以提升，因此两个方案解决技术问题的技术原理也即两个方案的出发点相同或类似。
因此，对于区别技术特征属于解决相同问题的替代方案的审查意见答复，若可以分析出两个方案的出发点不同，则可以争辩区别技术特征不是本领域技术人员在看到对比文件之后容易想到的特征，因此区别技术特征不属于本领域的常规技术手段。
现在结合上面的案例1进行分析后可知，虽然两个方案解决的问题相同，但是两个方案的出发点不同，一个是通过改变外部条件，一个是通过改变磁场结构本身条件。具体地，D1通过改变外部条件，即利用平移装置和升降装置来使得磁性装置达到覆盖靶材不同区域的目的。而本申请通过改变自身条件，即使得磁场结构包括相互垂直的第一级磁铁阵列和第二级磁铁阵列，形成相互垂直的一级刻蚀跑道和二级刻蚀跑道，进而达到靶材刻蚀均匀的目的。可见，由于两个方案的出发点不同，因此就有理由争辩上述区别技术特征不属于本领域技术人员在看到对比文件之后容易想到的特征，因此上述区别技术特征不能认定为本领域的常规技术手段。
【案例2】
一种信息展示系统，包括：分层单元，适于设定所述展示窗口的Z轴坐标小于桌面背景的Z轴坐标，并且大于桌面元素的Z轴坐标；所述桌面元素包括存放在桌面上的文件、快捷方式，以及用户打开的非展示窗口；其中，Z轴是从屏幕上垂直向屏幕外延伸的一个虚拟坐标轴，所述展示窗口、桌面背景，以及桌面元素在Z轴方向上的顺序对应于其Z轴坐标；
审查意见中提到：D3公开了一种安装时钟软件WinClock Plus，下图为软件安装后的“时钟窗口”，参见下图可知，D3公开的“时钟窗口”位于桌面元素（桌面元素指桌面上的文件或快捷方式等）之上。
本申请和D3的区别技术特征为：本申请中的“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，D3公开的“时钟窗口”位于桌面元素之上。
审查意见中认为“展示窗口和桌面元素在Z轴上的坐标关系只有两种：“展示窗口在桌面元素之上”和“展示窗口在桌面元素之下”，那么本领域技术人员经过合理的推理、判断和实验，而将展示窗口设置在桌面元素之下或者之上都是本领域技术人员的常规技术选择，属于公知常识。
通过对审查意见进行分析可知：该审查意见属于上面两种情形中的第二种，也即审查意见认为本申请和D3的区别技术特征为本领域技术人员的常规技术选择，在D3公开的内容的前提下，所述区别技术特征为本领域技术人员经过合理的推理、判断和实验能够得到的方案。
笔者认为：对于区别技术特征看似为两种或多种常规选择中的一种或多种时，可以从各个方案能够带来的效果层面分析，若能找到本申请方案的效果明显优于其他方案的证据时，则可以否定这种结论。
例如，假设对比文件公开了方案A，而本申请公开了方案B，而方案A和方案B之间的关系又属于非A即B的选择性方案。此时，若能够找到方案B的效果明显由于方案A的证据，则可以说明本申请提供的方案A不属于本领域技术人员的常规技术选择。理由可以是：如果方案A属于本领域技术人员的常规技术选择，且这种选择还具有明显优于方案B的技术效果，那么为何这样的方案不被现有技术所采用？这样的事实明显有悖于审查意见中认定的“常规技术选择”。
因此，对于在对比文件公开的内容的前提下，区别技术特征为本领域技术人员经过合理的推理、判断和实验能够得到的方案的审查意见答复，若可以分析出区别技术特征具有明显优于对比文件方案的效果，则可以争辩区别技术特征不是本领域技术人员经过合理的推理、判断和实验就能够得到的方案，因此区别技术特征不属于本领域的常规技术选择。
现在结合上面的案例2进行分析后可知，本申请中的“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，相对于D3中的时钟窗口位于桌面元素之上，具有如下的有益效果：
第一，本申请中的“展示窗口”位于桌面元素之下，因此“展示窗口”不会遮挡桌面元素。这样在视觉上，一是不遮挡用户视线，方便用户快速查找到桌面上的相关文件；二是给人的感觉也比较舒服，显得不杂乱。
第二，本申请将“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，是为了使得“展示窗口”尽可能地和“桌面背景”进行融合，从而使得桌面元素凸显出来，进而使得“展示窗口”不影响用户对桌面元素的操作。这里所述的“影响用户对桌面元素的操作”并不是指“用户无法操作桌面元素”，而是指造成了用户操作上的不方便，包括不方便找到桌面元素，以及由于“时钟窗口”的遮挡，造成的对桌面元素的点击不准确而导致的多次点击才能打开的情况。此外，本申请将“展示窗口”位于“桌面背景”之上，使得“展示窗口”和“桌面背景”尽量相融合，是因为：展示窗口展示的一般都是提醒信息，而很少是操作信息，因此“展示窗口”和“桌面背景”的功能很类似，它们两者相邻层设置，比较容易融合在一起，视觉上看着比较舒服，且这样“展示窗口”又不会遮挡“桌面背景”，一举两得。
可见，上面清楚说明了本申请区别技术特征具有明显优于D3方案的效果，且充分论证了这种效果产生的原因，因此，基于上述理由就可以争辩上述区别技术特征不属于本领域技术人员经过合理的推理、判断和实验就能够得到的方案，因此上述区别技术特征不属于本领域的常规技术选择。
五、思考与启示
对于属于本领域的“公知常识”这一问题，审查员比较容易犯“事后诸葛亮”的错误，而且由于审查员是在得知本申请和对比文件之后的思路倒推，所以评述起来一般也显得特别合情合理，无懈可击，所以针对这种情况，代理人一定不要被审查员的思路带偏，而要时刻提醒自己本申请和对比文件存在技术方案上的区别，并尽量从这种区别出发，寻找本申请为什么会存在这种区别（出发点）以及这种区别的优势到底是什么（效果），进而找到突破口，有理有据地进行反驳。
